LCOUNCIL微总结丨企业面对近似商标侵权时的应对锦囊

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数据显示

2018年上半年，国家知识产权局收到商标注册申请为358.6万件，完成商标审查306.5万件。截止至2018年6月底，我国商标累计申请量3142.8万件，累计注册量1939.5万件，平均每6.1个市场主体拥有一个有效商标。

亮点精粹

• 如何判断商标近似

商标近似侵权案件基本要件包括：商标存在近似 ；商品相同或类似；两者间容易混淆。

除了商标标识本身存在近似性以外，在判断商标近似时，还需要考量商标的显著性及其知名度，商标的知名度指商标实际使用中所产生的一种消费者识别的动态客观状态。换言之，商标标识的近似不等同于商标近似。

对于商标近似的判断与商标显著性、知名度以及侵权人注册时是否存在恶意，在商标近似判断上是反比关系，即若商标的显著性越强、知名度越高，那么侵权人在使用时，其主观恶意就越明显，对于商标近似度的客观判断标准就会降低。

案例：巨人公司诉北京银行“小巨人”商标侵权案

【案情简介】巨人公司称其在商标分类第36类金融咨询、银行等服务上注册了两件“巨人”商标，北京银行将“小巨人”作为该行中小企业金融服务品牌使用多年。

【审判结果】一审、二审及最高院均判定“小巨人”不侵权

【专家解析】判断两商标是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标，不仅应当判断两商标标识客观上是否近似，还应当判断两商标的共存是否会引起相关公众的混淆或误认。最终法院认定不构成商标法侵权意义上的近似，是考虑到巨人公司所在的行业与北京银行所在的行业不仅是服务行业，而是更具有特殊性的金融行业，金融行业消费者的注意力是更强于普通的服务行业的，所以不容易产生混淆误认，综合考量后最终判定不侵权。

• 企业面对商标侵权应对之道

实践中，大量的商标侵权案件并非是通过诉讼途径解决。根据个人经验总结，当企业在面临侵权时，诉讼并非最佳方案，建议企业在提起诉讼时应当谨小慎微。在诉前时，应当制定整体的诉讼策略，而非茫然地或武断地提起诉讼。

案例：“庆丰包子铺”最高人民法院再审案

【案情简介】北京庆丰包子铺字号“庆丰”作为北京老字号，且在第43类“餐饮”服务注册商标。山东某餐饮管理有限公司使用“庆丰”字号成立公司，并在其官网、店面门头、菜单、广告宣传上使用“庆丰”或“庆丰餐饮”标识。

【审判结果】一审驳回庆丰包子铺诉讼请求，二审维持原判，最终，最高院推翻了一、二审判决，认定山东庆丰构成商标侵权及不正当竞争。

【专家解析】原告方在发起诉讼时不够谨慎，首先，未选择有利于原告方的管辖法院；其次，在选择被告时，未调研被告的规模。需要补充说明的是，权利人在提起诉讼前应当明确自身权利基础的稳定性，如：商标权的稳定性。同时，要对自身所在行业及业务特点有清晰地认知，并且要具备相应证明侵权的知识及证据。

诉讼本身不是全部目的，制止侵权、减少损失、获取更大市场才更有价值。企业在维护自身权利之前，应当做到：

• 制定整体诉讼策略；

• 要充分调查侵权行为；

• 慎重选择被告；

• 选择最佳的管辖地；

• 全面了解各地法院和法官，不同地方的法院和不同的法官的判决习惯不一样，所以要全部调查，充分地搜集证据。

• 对联合性商标和防御性的后续维护

《商标法》赋予权利人专用权的同时，权利人也承担了使用商标的义务。实践中，企业选择注册联合性商标或防御性商标保护企业商标的同时，也带来了“连续三年不使用，被撤销”的问题。刘律师根据实践经验总结出如下几个应对方案：

方案一：象征性使用

仅出于保留商标权利的目的而进行的象征性使用。例如，该企业并无某种产品，但为了维持其有效性，每年会开一些发票，在发票上将此商标名称录入发票商品项目名称内，或者适当地进行广告宣传。但是目前法院不支持象征性使用的情况增多，象征性使用不属于真实的商标使用，并且象征性的商标使用也要提供一些证据。象征性使用对于商标局审议较为有效，但是在诉讼中得到支持的可能性较小。

方案二：每三年重复性注册

在联合型商标和防御性商标注册之后，每满三年再次注册。但是鉴于商标申请注册有一定的审查期限，所以不要在三年期满后再进行注册，建议每满两年注册一次。此方案成本较低，可行性高。

方案三：认定驰名商标

当企业商标已经具备极高的知名度时，注册防御性商标可不在一些类别上进行注册，而是选择认定驰名商标，通过驰名商标进行跨类保护。但驰名商标跨类保护有一定的范围限制，不是所有的类别都能予以保护。

同行互动

【同行参与】对已经取得商标权的商标文字的基础上再加图形或是英文字形成组合商标进行注册，若对方已我方组合商标中涉及其商标的最终文字进行维权，有何应对方法？

【专家答疑】这个问题应该从两方面回答，一是商标确权，二是商标侵权与否。

在商标确权环节，商标局在进行商标审查时，会根据要素进行审查，即先审查组合商标图形，再各自审查中文和英文，若其中有任何一个要素与他人在先注册的商标相同或近似，那么整个商标都会被驳回。按照目前商标局审查的原则来看，此商标是会被驳回的，即认定为构成近似商标。

在商标侵权案件中，就此类商标而言，双方进行辩论的空间较大。但是个人认为此问题中的组合商标里完全包含了他人的商标，并且该商标确实是注册在先，组合商标使用在后，甚至说在先注册的商标知名度较高，显著性更强，此时法院还是会认定为构成侵权，但是最终需要考虑是否会造成公众混淆误认。

【同行参与】目前准备使用两个中文字注册商标，与其他公司注册的商标正好是AB、BA颠倒的关系，这种情况下本应该构成近似商标，在实践中了解到可以通过与对方签订商标共存协议达到商标共存的目的，那么在签订共存协议的时候有什么注意要点呢？

【专家答疑】商标共存是个人团队最早开始使用的方式，商标共存协议也是首次使用。目前共存协议条款非常少，比较粗糙。在双方提供的共存协议通过之后，也难免存在争议。虽然商标权是私权，商标权人有处分的权力，并且双方签订了共存协议，但商标的本质是为了区别商品来源，让消费者之间不要混淆误认，这正是商标局商评委所关注的。目前实践中，即使签订了商标共存协议，并不意味着能被商标局、商评委采纳且核准注册。

另外，关于签订共存协议应该注意的问题，首先共存协议应当考虑全面，要关注在先的商标权人是否仅有一个或是多个商标；其次，还要注意其商标是否存在近似的商标，在设定共存条款时，要将相同和近似的商标一并设定在同一共存的条款里。另外，要设立市场注意条款，商标局商评委会特别关注这部分内容，在商业条款这方面为了防止双方之间消费者混淆误认，需要进行合理的安排。

结语

企业商标保护的意识越来越强，商标侵权也愈演愈烈，企业法务在协助企业打击商标侵权行为时，不仅要做好事后的追责，更要采取主动性防御。做到防范于未然，为企业规避风险。

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